Ospite della serata il dott. Fidanzia, Giudice della Sezione Specializzata del Tribunale di Venezia, il quale, con il proprio intervento, ha offerto ai presenti un’interessante panoramica sui principali orientamenti della Sezione veneziana, con particolare attenzione al procedimento di descrizione, riformato dal decreto legislativo n.  131/2010.

L’evento è solo la prima di una serie di iniziative che il neo-costituito Gruppo Triveneto intende intraprendere per incentivare la coesione tra professionisti della PI e promuovere la cultura della PI sul territorio.

M. Z.

La giornata seminariale ha offerto interessanti spunti di riflessione.

Come a tutti noi noto all’interno del nostro sistema coesistono tre diverse autorità a garanzia della trasparenza pubblicitaria: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP). A queste va, ovviamente, aggiunta la possibilità di ricorrere al Giudice Ordinario.

L’AGCOM è un’autorità di garanzia, settoriale ed indipendente, istituita dalla legge n. 249/1997, cui sono affidate funzioni di vigilanza e regolamentazione nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo e dell’editoria.

L’AGCM (nota anche come autorità Antitrust), anch’essa operante quale autorità indipendente ed istituita dalla legge n. 287/1990, persegue la finalità di assicurare il rispetto delle condizioni generali per la libertà d’impresa e la tutela dei consumatori. Tale Autorità ha, tra l’altro, competenze in materia di pubblicità ingannevole, di pubblicità comparativa, di pratiche commerciali scorrette e di conflitti d’interesse.

Lo IAP, a differenza delle precedenti, è un’autorità di natura privata a tutela della correttezza della comunicazione commerciale la cui attività si basa, fondamentalmente, sul Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Il Prof. Luca Barbarito nel suo intervento dal titolo “I dati quantitativi sulle attività delle tre istituzioni” ha assolto il pregevole compito di combinare dati statistici ed economici relativi agli interventi dei tre organismi sopra descritti, e tradurre “i numeri” di AGCOM, AGCM e IAP in risposte all’interrogativo oggetto dell’intero Seminario.

In via preliminare è interessante riconoscere come la recente crisi economica mondiale abbia avuto riflessi, ovviamente, anche sugli investimenti pubblicitari nel nostro Paese. Infatti, il positivo trend di capitali investiti nella comunicazione aziendale, registratosi a partire dal 2002, ha subito una considerevole inversione di tendenza nell’anno 2008. A fronte di una crescita del 25% avvenuta tra il 2002 ed il 2008, quindi in 6 anni, (nel 2002 sono stati investiti circa 6.500 milioni di Euro, mentre nel 2008 sono stati investiti 8.600 milioni di Euro) l’anno 2009, rispetto al 2008, ha conosciuto una forte contrazione pari al 14%, registratasi, quindi in un solo anno. E’ stato calcolato, peraltro, che gli investimenti pubblicitari sono strettamente correlati alla crescita percentuale del PIL. In particolare, ogni qualvolta il PIL riscontra percentuali inferiori all’1%, sistematicamente gli investimenti pubblicitari si contraggono. 

Conseguentemente il trend degli investimenti pubblicitari va ad incidere sulle attività delle Autorità dedicate alla “sorveglianza” del mercato pubblicitario.

Entriamo più nel dettaglio.

Prima di procedere in tal senso, per completezza d’esposizione, è appena il caso di esaminare e “quantificare” l’attività svolta dalle Autorità di cui ci occupiamo nei periodi di riferimento sopra menzionati, e quindi in un periodo di contrazione dell’intera economia mondiale.

Dai grafici che il Prof. Barbarito ha presentato in occasione del Seminario, emerge come dal 1997 al 2006 siano pervenute all’AGCM in media 900 denunce all’anno (con una oscillazione tra le 842 denunce nel 1999 e le 1000 nel 2003).

Dall’inizio del 2008, però, il carico di lavoro dell’AGCM è sensibilmente aumentato. Le denunce pervenute agli Uffici dell’Antitrust sono infatti salite, nel 2008, a 2781 per poi assestarsi in 2597 tra il 2008 e il 2009. L’incremento delle denunce non ha corrisposto, però, ad un aumento dei provvedimenti dell’Autorità in tema di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette. Detti provvedimenti, infatti, sono stati emanati a partire dal 2002 in un numero costante, pari a circa 250 ogni anno.

Ciò che ha subito, invece, un’impennata considerevole è l’ammontare delle sanzioni erogate che negli anni 2006 e 2007 sono state pari a 5,1 milioni di Euro mentre nel solo 2008 sono state pari a 37,2 milioni di Euro.

E’ molto importante, ai fini della nostra indagine, tenere presente che, pur essendo aumentata complessivamente l’attività dell’AGCM nel periodo corrispondente agli anni della “crisi economica”, determinante per tale aumento è stato il potere, proprio di tale autorità, di avviare la cosiddetta istruttoria d’Ufficio. L’AGCM infatti ha sopperito al considerevole decremento delle segnalazioni provenienti dalle aziende (che, se nel 2005 corrispondevano a circa il 30% del lavoro dell’AGCM, nel 2009, in pieno periodo di crisi economica, sono scese fino a rappresentare meno del 10% del lavoro dell’AGCM) attivandosi in prima persona. A far aumentare l’attività dell’AGCM hanno inoltre contribuito i privati che, anche spinti dalla “campagna pubblicitaria” messa in atto dall’Autorità stessa e dagli strumenti da quest’ultima messi a disposizione per denunciare le presunte pubblicità illecite (numero telefonico, segnalazioni online), sono divenuti più attenti a questo tipo di problematiche.

Per quanto concerne l’attività dell’AGCOM rispetto al controllo della pubblicità, occorre senz’altro considerare come la stessa consista, prevalentemente, nell’emanazione di pareri obbligatori ma non vincolanti all’AGCM “quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione” (art. 26, comma 5, d.lgs. 206/2005). I pareri emanati dall’AGCOM si attestano, fondamentalmente sin dal 2002 in circa 170 unità annue.

Lo IAP, che si compone di due organi, Giurì e Comitato di Controllo, ha conosciuto nel tempo una sostanziale stabilità nel numero dei provvedimenti emessi. Infatti, sebbene le istanze di ufficio del Comitato di  Controllo si siano, nel corso degli anni dimezzate, sono raddoppiate – proprio in periodo di crisi economica – le istanze di parte.

Occorre precisare come, per “parte” con riferimento allo IAP debba necessariamente intendersi un’azienda, essendo, l’autorità in questione, organo di autonomia privata ed in quanto tale formato da rappresentanti delle diverse esperienze aziendali e pubblicitarie.

Ricapitolando, pertanto, a fronte di una considerevole perdita di input da parte delle aziende nell’attivare “procedimenti” dinanzi all’AGCM nei periodi di crisi economica, le stesse hanno sostanzialmente preferito, anzi raddoppiato, il proprio interesse nei confronti dell’attività dello IAP.

Sarà facile individuare quale ragione possa celarsi dietro a tale fenomeno considerando i tempi di reazioni delle due Autorità. L’AGCM, organo di natura pubblica, in quanto tale, si scontra inevitabilmente con i limiti della burocrazia, soprattutto quanto alla significativa durata dei procedimenti. Già sappiamo come l’AGCM una volta ricevuta la segnalazione di possibile pubblicità ingannevole, sia obbligato ex lege, ad esempio, a richiedere, all’esito di una fase istruttoria interna, un parere preventivo, ma non vincolante, all’AGCOM. Tale procedimento, si conclude poi, previa audizione della parte, in circa 8 mesi, pari a 240 giorni.

Lo IAP, di contro, organo di natura privata, affronta la segnalazione di possibile pubblicità ingannevole con assoluta snellezza, e, in casi di urgenza (pubblicità nelle quali viene eseguita una comparazione diretta tra prodotti ovvero comunicazione relativa ad iniziative promozionali di durata inferiore ai 30 giorni) il provvedimento dello IAP dovrà essere emesso entro 18 giorni lavorativi liberi, dal deposito dell’istanza di parte.

Il divario di reazione tra le due Autorità è palmare.

L’AGCM reagisce, sostanzialmente, in circa 240 giorni, lo IAP in appena 18 giorni.

Come può avere riflesso tale divario, in tempo di crisi economica, sulla scelta di un’azienda che si ritiene lesa dal comportamento di un concorrente?

La risposta è facilmente individuabile: nella necessità di certezza degli investimenti, che sotto tutti gli aspetti e ancora di più in un periodo di crisi economica, rappresenta – per le aziende – una delle più facili ancore di salvataggio dell’attività imprenditoriale.

Le aziende, dunque, che si vedono potenzialmente lese da comportamenti anticoncorrenziali hanno trovato e trovano nella snellezza delle procedure dello IAP una sicurezza maggiore sia in termini di risoluzione di possibili conflitti pubblicitari sia in termini di certezza nel futuro investimento e prediligono, ovviamente, la fulminea reazione dello IAP all’”incertezza”, solo temporale, dell’AGCM.

Inoltre lo IAP fornisce, attraverso la Sezione Pareri Preventivi del Comitato di Controllo, un altro servizio “nodale” per garantire ragionevole certezza alla bontà delle iniziative pubblicitarie: il cosiddetto “Parere Preventivo” sulla correttezza formale e sostanziale del messaggio pubblicitario. Il Parere viene emesso entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui perviene la richiesta alla Segreteria dello IAP oppure, in caso di particolare complessità, entro 8 giorni lavorativi.

Non possiamo in ogni caso non evidenziare come l’intervento dello IAP abbia una funzione eminentemente inibitoria (nel senso di ordinare la interruzione della diffusione del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole) mentre le decisioni

dell’AGCM siano incisive sul piano sanzionatorio in quanto possono includere la condanna del titolare della pubblicità ad ingenti importi di denaro.

Dr. Alessio Altorio                                               Dr.ssa Elisabetta Coroner Vera

Studio Legale Improda Avvocati Associati

L’azione era stata promossa dal distributore italiano della pellicola, la società PFA, la quale, a tutela dei propri diritti esclusivi di sfruttamento economico dell’opera, aveva agito in via cautelare nei confronti di Yahoo Italia, di Google Italia S.r.l. e di Microsoft S.r.l., sostenendo che dette società offrissero link a numerosi siti che consentivano la visione in streaming, il download ed il peer to peer di copie illecite del film. In particolare, sosteneva la ricorrente, le società resistenti avevano mantenuto l’indicizzazione a detti siti illeciti, nonostante la lettera di diffida ricevute da PFA.

Il Tribunale di Roma, reputando fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Google Italia S.r.l. e Microsoft S.r.l., atteso che i motori di ricerca google.it e it.msn.com venivano gestiti direttamente ed autonomamente dalle rispettive holding americane – ha esaminato nel merito la sola posizione di Yahoo Italia.

Seguendo l’orientamento tracciato della Corte Europea di Giustizia nella nota sentenza Luis Vuitton v. Google France (del 23 marzo 2010), il tribunale romano ha qualificato il gestore di un motore di ricerca come intermediario della società dell’informazione, ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2000/31/EC e lo ha quindi ritenuto beneficiare dell’esenzione da responsabilità prevista dal successivo art. 14. Ciò significa che il gestore del motore di ricerca, non svolgendo un ruolo attivo nella fase di ricerca dei siti pertinenti rispetto all’interrogazione avviata dall’utente, e non avendo neppure conoscenza dei contenuti di detti siti, , non può essere ritenuto responsabile per i dati in essi contenuti. Tuttavia, laddove il provider venga a conoscenza, per iniziativa della parte interessata od aliunde, del fatto che il contenuto di uno dei siti web ospitati violi il copyright di un terzo, ecco che allora diviene in grado di esercitare un controllo successivo, impedirne l’indicizzazione, ed ha quindi il dovere di attivarsi in tal senso.

In applicazione dei principi innanzi esposti e rilevato che, nonostante la diffida inviata da PFA, Yahoo Italia non aveva provveduto a rimuovere i link ai siti pirata denunciati, il tribunale di Roma ha ritenuto quest’ultima responsabile di contributory infringment e le ha, pertanto, ordinato di disattivare tutti i link ai  siti che contenessero versioni pirata, integrali o parziali, del film. In buona sostanza l’organo giudicante ha ritenuto che Yahoo Italia, non si fosse adoperata per contrastare la denunciata violazione di diritti d’autore nonostante le opportune segnalazioni di PFA.

Il fatto che Yahoo fosse a conoscenza della natura illecita dei contenuti dei siti web ospitati, esclude la possibilità che Yahoo possa beneficiare delle esenzioni di responsabilità previste dalla Direttiva Comunitaria 2000/31 e rende altresì Yahoo destinataria dei provvedimenti cautelari introdotti – in esecuzione della direttiva enforcement – dall’articolo 156 della legge sul diritto d’autore, contro quegli intermediari “i cui servizi sono utilizzati per commettere la violazione” del diritto d’autore.

Pare che Yahoo abbia recentemente impugnato il provvedimento in commento, sostenendo che PFA, nonostante la propria espressa richiesta, non le avrebbe fornito gli indirizzi URL dei siti web illegali, impedendo così a Yahoo di identificarli con esattezza e di rimuoverli dai propri risultati.

Ipotizzando che le conclusioni dell’ordinanza qui commentata vengano confermate anche in sede di merito, è auspicabile che i giudici chiariscano anche se qualunque genere di segnalazione sia  sufficiente per far scattare l’obbligo in capo al provider d’immediata rimozione, o se, diversamente, sussista un certo margine di discrezionalità valutativa in capo al gestore motore di ricerca, o se, ancora, come ritiene qualcuno, detto onere di attivazione non debba sussistere solo previo accertamento giudiziario circa l’effettiva illiceità dei siti indicizzati.

avv. Barbara Sartori

CBA Studio Legale e Tributario

I caratteri della novità ed originalità delle applicazioni industriali non si pongono quali elementi essenziali per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali; Infatti, “richiedere una ‘originalità’ dell’invenzione, scoperta o applicazione, comporterebbe una limitazione eccessiva del campo di operatività della norma, con il rischio di ricondurre la tutela ad un ambito sostanzialmente coincidente con quella brevettabilità che invece non è ritenuto, pacificamente, presupposto necessario per l’integrazione del reato in parola”.  La Corte sostiene, in tal senso, che questa argomentazione è “desumibile dalla comparazione della fattispecie dell’art. 623 con quella degli artt. 263 e 325 c.p. posti a tutela di interessi pubblici (utilizzazione di segreti di Stato e utilizzazione d’invenzioni e scoperte conosciute per ragioni di ufficio) i quali fanno espresso riferimento alla novità delle applicazioni industriali”.

La decisione della Corte sottolinea pure che la destinazione al segreto delle informazioni “non può che provenire dall’avente diritto al segreto e cioè dal titolare dell’impresa nella quale le notizie vengono utilizzate, con manifestazione di volontà espressa o tacita” benché, viene precisato, l’interesse al mantenimento del segreto non possa coincidere con il puro arbitrio dell’avente diritto, ma debba fondarsi su motivazioni “plausibili ed apprezzabili”.

Tali parametri, afferma ancora la Corte, devono necessariamente discendere dalla corrispondenza tra l’interesse dell’avente diritto con il bene tutelato dalla norma di legge, che si sostanzia nel diritto del titolare dell’azienda alla organizzazione dell’attività economica, a cui fa da pendant l’obbligo di fedeltà e correttezza ex art. 2105 c.c., cui è tenuto il dipendente: “non è qui in causa la tutela del singolo imprenditore che ha interesse a non vedersi disturbato dal concorrente nella propria nicchia di mercato, è in causa la libertà dell’imprenditore a non vedere scompaginato l’assetto organizzativo dell’impresa dall’infedeltà dei dipendenti. A tutela della capacità produttiva (e quindi della correttezza del mercato) il legislatore ha posto con l’art. 623 c.p. e 2105 c.c. limiti al principio della libera utilizzabilità delle invenzioni e scoperte scientifiche e delle applicazioni industriali”.

Per questi motivi, quindi, “la tutela non può dunque essere rigida e consistere nel semplice interesse del singolo imprenditore a non vedersi ‘disturbato’ dal concorrente nella propria nicchia di mercato, ma deve corrispondere a criteri obiettivi di difesa da comportamenti illeciti che in definitiva altro non sono che alcuni degli atti di concorrenza sleale descritti dall’art. 2598 c.c.”.

Ma, soprattutto, risulta di fondamentale importanza, per l’evoluzione del concetto di rivelazione di know-how inteso come segreto industriale in senso lato, il fatto che la Cassazione si preoccupi di sottolineare che per know-how vada inteso ad es. “il complesso delle informazioni industriali necessarie per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di un impianto, informazioni che, secondo l’ipotesi accusatoria, avevano consentito ai due ex dipendenti della A.S.H. Srl di progettare e mettere a punto in tempi brevi un’apparecchiatura avente la stessa funzionalità, tipologia applicativa, campo di applicazione e lo stesso spazio di mercato della macchina della A.S.H. Alla luce di tali principi, il fatto che la macchina fosse reperibile sul mercato, che in essa non vi fossero elementi di originalità, né nell’insieme né nell’assemblaggio delle singole parti, è irrilevante, in quanto il dato destinato espressamente al segreto dalla A.S.H. Srl è costituito dal complesso di conoscenze ed esperienze tecniche acquisite” dagli ex dipendenti e messo da essi a disposizione di una società concorrente e da quest’ultima impiegato per il proprio profitto, dovendosi tenere in considerazione che “le due macchine sono ovviamente dello stesso tipo e rendono le stesse prestazioni, sono in sostanza in netta concorrenza tra di loro e occupano la stessa nicchia di mercato”. 

La disposizione contenuta nell’art. 623 c.p., quindi, “posta innanzitutto a garanzia della libertà imprenditoriale, implica necessariamente anche la salvaguardia dei traguardi raggiunti dall’imprenditore che nell’organizzazione aziendale promuove attività di ricerca e sviluppo ed investe risorse economiche e di personale per il conseguimento dei risultati che siano idonei a migliorare ed aumentare la produzione”.

“Se al ‘sapere come fare’, cioè il ‘know-how’, non viene riconosciuto il carattere della segretezza, la tutela finirebbe per rimanere un guscio vuoto poiché il vero patrimonio di fatto rimarrebbe escluso dalla stessa; nel caso in esame, non s’è trattato di semplice esperienza professionale dagli imputati neo-assunti messa a disposizione della D. Spa; ma piuttosto di processi produttivi, ossia d’applicazioni industriali che la A.S.H. Srl aveva acquisito dopo anni di ricerche e di sperimentazioni tecniche”. 

E’ noto come possa essere di fatto complessa la tutela del know how, e torno quindi alla idea della sinergia tra i rimedi civili e penale resi necessari dalle nuove sfide che pone la globalizzazione e la crisi finanziaria in corso, dove non si può pensare che basti un solo rimedio.

Innumerevoli sono le applicazioni pratiche della sinergia tra tutela civile e tutela penale.

Come ho cercato di sostenere, la raccolta delle prove e la fase delle cautele può benissimo essere affidata (anche) alla istruttoria penale, in sinergia con quella cautelare civile. Una volta acquisite le prove e esperite le misure cautelari del caso, il prezioso dossier può essere utilmente impiegato per il refinement civilistico e quindi per assicurare stabilità ai rimedi già ottenuti, mediante misure inibitorie, decisioni di accertamento definitive, decisioni sui danni, avendo già a monte un dossier raccolto a monte mediante le preziose misure di tutela penale: le perquisizioni e le misure di sequestro probatorio, sui libri e fatturato del contraffattore.

La tutela penale c’è e funziona molto bene, specie in sede cautelare, ove lo strumento del sequestro penale preventivo (locale o nazionale) è una arma straordinaria e molto veloce nella difficile lotta alla contraffazione.

A seguito di un sequestro penale il contraffattore è normalmente bloccato per un certo periodo. La sua quota di mercato viene compressa : in un mercato oligopolistico il brevettante si trova in una posizione di vantaggio per riappropriarsene. L’extra profitto derivante dal recupero della propria fetta di mercato può essere destinato a finanziare il R&D e magari anche il contenzioso civile a tutela del brevetto. Le cause devono in sostanza essere autofinanziate, mediante il recupero del mercato e quindi finanziate dal contraffattore stesso.

Non si dirà più facilmente che rubare una idea da una persona è plagio e rubarne da molte è ricerca. 

Avv. Raimondo Galli 

Studio Legale Galli & Associati – Milano

L’AG si è pronunciato nel procedimento C323/09 (Interflora Inc., Interflora British Unit contro Marks& Spencer plcFlowers Direct Online Limited) avviato a seguito di un rinvio della corte inglese competente volto ad ottenere la risposta alla domanda se Marks&Spencer  potesse riservarsi la parola INTERFLORA come parola chiave del servizio di posizionamento “Adwords” offerto da Google. Quello che il titolare del marchio contesta è che, per effetto del servizio acquistato, compaia quale link sponsorizzato quello che rinvia al servizio di consegne a domicilio concorrente di Marks&Spencer.

Secondo Interflora, tale condotta dovrebbe essere vietata in considerazione del principio affermato dall’art. 5 n. 2 della Direttiva 89/104, in quanto comporterebbe il rischio di diluizione del marchio, che acquisterebbe, in virtù dell’uso improprio nel sistema Adwords, un significato generico, riferito, cioè, a qualsiasi fiorista che offra servizi di consegna a domicilio. In quest’ottica sarebbe irrilevante la circostanza che il link e il sito di Marks&Spencer non contengano in alcun modo il marchio INTERFLORA o riferimenti ad esso.

Secondo l’Avvocato Generale, tale pregiudizio al carattere distintivo di un marchio con caratteristiche di notorietà potrebbe ravvisarsi solo in presenza di queste condizioni: 1) il segno è menzionato e/o visualizzato nell’annuncio pubblicitario presente nel link sponsorizzato; 2) il messaggio o la comunicazione commerciale contenuta nel messaggio pubblicitario utilizza il segno in senso generico per riferirsi ad una categoria di prodotti o servizi, senza distinguere le diverse provenienze; 3) l’inserzionista tenta di giovarsi del potere attrattivo del marchio, della sua reputazione e del suo prestigio, e di sfruttare cosi lo sforzo commerciale compiuto dal suo titolare per creare e mantenere l’immagine del marchio stesso.

Tuttavia, proprio alla luce delle caratteristiche del messaggio di Marks&Spencer, secondo l’AG la scelta della parola chiave INTERFLORA nella pubblicità del motore di ricerca implica solamente un messaggio commerciale che si propone come valida alternativa alla società leader nel settore, Interflora appunto, senza violare il marchio del concorrente.

Come spesso accade, in Internet le bussole del diritto subiscono inversioni dei poli: sembrerebbe infatti che proprio l’atto di digitare un marchio in un motore di ricerca rappresenti l’estrinsecazione massima della funzione distintiva del marchio stesso (ossia il consumatore lo usa proprio per trovare quel prodotto o servizio che ne sia contraddistinto). E invece per l’AG, anche se la ricerca non restituisca i risultati attesi ma anzi inviti all’acquisto di prodotti concorrenti, nessun problema. E’ solo normale concorrenza. Ancora una volta quel che non sarebbe concesso per la strada (mettere un’insegna Interflora che però conduce ad un fiorista del tutto diverso), potrebbe essere lecito in Internet. Forse.

Avv. Massimo Maggiore

Studio Legale Maschietto Maggiore

La storia è nota. Negli ultimi tre anni la Commissione Europea, con l’appoggio del Commissario al Mercato Interno, dal febbraio 2010 il francese Michel Barnier, ha dedicato al dossier sul brevetto comunitario ogni sforzo per raggiungere l’obiettivo della creazione del c.d. brevetto comunitario che è in discussione almeno dal 1975 quando la prima Convenzione in materia ha prodotto un testo che non è mai entrato in vigore come, d’altra parte, la seconda versione della stessa Convenzione del 1989, il progetto per un Regolamento del 2000, e la successiva decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea del 2003 destinata a sbloccare i punti di disaccordo.

Il forcing della Commissione, alla fine del 2009, sotto la Presidenza svedese, ha condotto alla predisposizione vuoi di una bozza di accordo per la costituzione di una Corte unificata sui brevetti in Europa (competente sia per i futuri brevetti comunitari che per i brevetti europei), vuoi di uno schema di Regolamento per un brevetto per l’Unione Europea (brevetto UE).

La bozza di accordo sulla Corte unificata dei brevetti (EEUPC) è stata nello stesso anno inviata alla Corte di Giustizia per un parere preliminare sulla compatibilità con le norme dei Trattati istitutivi dell’Unione Europea. Lo schema di Regolamento sul brevetto è stato invece proposto per una prima approvazione al Consiglio Competitività dell’Unione Europea il 3-4 dicembre 2009 insieme ad un documento riassuntivo da adottarsi da parte del Consiglio stesso, e noto come “Conclusioni politiche”, relativo alle caratteristiche generali del nuovo sistema dei brevetti basato tanto sull’accordo relativo alla Corte dei Brevetti in Europa quanto sul Regolamento relativo al brevetto per l’Unione Europea.

Le conclusioni politiche in effetti sono state approvate il 3 dicembre 2009 ed in esse si sottolineava che il sistema doveva considerarsi nella sua interezza essendo finalizzato a costituire un brevetto unico per l’Unione Europea con un’unica giurisdizione.

Dal punto di vista italiano va ricordato come le preoccupazioni nel nostro paese, a livello di Governo, fossero essenzialmente rivolte ad impedire che il regime trilinguistico previsto dalla Convenzione sul Brevetto Europeo venisse trasferito tal quale al brevetto per l’Unione Europea incuneando in quest’ultima un precedente relativo ad uno status privilegiato delle lingue francese, tedesca ed inglese rispetto al regime paritario di tutte le lingue degli stati membri previsto dai Trattati. Si era però anche considerato, a livello degli esperti ministeriali che si occupavano di questo dossier, l’interesse per l’Italia ad ottenere la sede della Corte sui brevetti nell’ambito delle negoziazioni destinate a finalizzare l’intero progetto. Questa posizione è stata particolarmente sostenuta dal rappresentante dei consulenti in proprietà industriale, ma anche, da un certo momento in poi, dalla Confindustria. Sta di fatto che nelle conclusioni approvate il 3 dicembre 2009, per quanto riguarda le lingue, si faceva solo accenno al regime di “traduzione” relativo al brevetto per l’Unione Europea e non al regime linguistico concernente la procedura di brevettazione che sarebbe rimasta quella prevista dalla Convenzione sul Brevetto Europeo. Ciò in quanto il futuro brevetto per la UE è stato strutturato come un brevetto europeo per cui il titolare, al momento della concessione, avrebbe chiesto il riconoscimento quale brevetto con effetto unitario nell’Unione. Inoltre, per quanto riguarda la sede della Corte, nelle conclusioni era stato inserito all’ultimo momento (non a caso su richiesta del Lussemburgo) un “considerando” in base al quale la sede sarebbe stata decisa sulla base del cosiddetto “acquis communautarie”, ciò che equivaleva, nella logica delle decisioni finora adottate, e sicuramente nell’idea del Lussemburgo, ad attribuire la sede a quest’ultimo paese.

Questa approvazione, che ha rappresentato un indubbio successo delle istituzioni comunitarie, lasciava tuttavia aperte due questioni. La prima riguardava il regime delle traduzioni per il quale era stato dato mandato alla Commissione di predisporre un apposito Regolamento separato da quello del brevetto per l’Unione Europea in quanto la questione linguistica, anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, richiede un’approvazione all’unanimità. La seconda era costituita dal parere che doveva ancora emettere la Corte di Giustizia sul regime giurisdizionale proposto e sulla Corte unificata dei brevetti in Europa.

Il brevetto per l’Unione Europea e il regime linguistico

Circa sei mesi dopo l’accordo del dicembre 2009, il 2 luglio 2010, la Commissione pubblicava una proposta per un Regolamento relativo alla traduzione dei brevetti per l’Unione Europea. Tuttavia il Regolamento, sorprendentemente, si limitava ad indicare che, come regola generale, non ci sarebbe stata alcuna ulteriore traduzione oltre quella già prevista alla concessione del brevetto europeo in base alla quale le rivendicazioni dovevano essere tradotte nelle altre due lingue ufficiali diverse dalla lingua in cui si era svolta la procedura di concessione del brevetto. L’unica nuova traduzione inclusa nella proposta riguardava l’intero testo del brevetto nella lingua dello stato dove fosse sorto un litigio su una eventuale contraffazione o nella lingua dello stato di residenza del presunto contraffattore: casi che avrebbero dovuto essere previsti, insieme ad altre misure, nell’accordo relativo al funzionamento della Corte sui brevetti in Europa piuttosto che nel Regolamento linguistico del brevetto.

Questa posizione di chiusura della Commissione ad ogni traduzione ha sollevato, come è noto, soprattutto da parte di alcuni paesi che ad essa avevano sempre annesso ufficialmente una notevole importanza, molte discussioni e ha visto una reazione molto forte soprattutto da parte della Spagna e dell’Italia. Nonostante gli sforzi del Commissario Barnier in due Consigli Competitività alla fine del 2010, l’accordo sul regime linguistico non è stato trovato in quanto il compromesso offerto basato essenzialmente sulla futura (ma per ora incerta) disponibilità di traduzioni automatiche affidabili e, solo per alcuni anni, sull’obbligo di produrre una traduzione manuale del brevetto concesso in inglese, ove la lingua di lavoro fosse stata diversa, non è apparso sufficiente alla Spagna e all’Italia. Quest’ultima peraltro si era pronunciata per un regime linguistico “tutto inglese” secondo la formula “English only and always”.

La cooperazione rafforzata

Da questo momento parte il tentativo di arrivare sostanzialmente ad un brevetto per l’Unione Europea senza Spagna ed Italia. Si concretizza pertanto l’iniziativa di mettere in piedi, per quanto riguarda il Regolamento sul Brevetto, la procedura della c.d. cooperazione rafforzata prevista dagli artt. 20 e 326-334 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Così, già pochi giorni dopo l’ultimo Consiglio Competitività del 10 dicembre 2010, 12 stati membri, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito presentano formale richiesta per l’avvio di detta procedura. Nei mesi successivi, con una fretta inusitata, si pronunciano favorevolmente, prima il Parlamento Europeo (15 febbraio 2011) e quindi il Consiglio Competitività della UE (10 marzo 2011), mentre ai primi 12 stati se ne aggiungono altri 13 totalizzando 25 stati su 27 e  dunque lasciando fuori soltanto Spagna ed Italia. La Commissione, il 13 aprile 2011, a sua volta adotta due proposte di Regolamento. La prima relativa all’attuazione della cooperazione rafforzata per l’istituzione di un brevetto unitario e la seconda relativa al regime di traduzione applicabile.

Tale quasi unanimità, che ha finito per mettere in un angolo i due stati insoddisfatti è stata probabilmente facilitata dalle condizioni di debolezza dell’economia di alcuni paesi, notoriamente non favorevoli al regime linguistico proposto dalla Commissione, ma alla fine non inclini a contrastare le pressioni della Commissione stessa in questa materia in un momento in cui altre erano le priorità cui essi dovevano guardare nell’ambito dei rapporti con gli altri paesi dell’Unione. Nel quadro così delineatosi, la cooperazione rafforzata dovrebbe quindi poter procedere con notevole speditezza.

L’opinione della Corte di Giustizia

Tuttavia, un problema di grande impatto per il sistema era emerso da qualche settimana, l’8 marzo 2011, quando la Corte di Giustizia aveva espresso la propria opinione (opinione 1/09) sulla proposta di accordo concernente il sistema giurisdizionale e la creazione di una Corte unificata sui brevetti in Europa.

Già durante la procedura di fronte alla Corte, alcuni stati (Irlanda, Italia, Cipro, Spagna, Lituania e Lussemburgo) avevano espresso l’opinione che il progetto di accordo fosse incompatibile con i Trattati. Il Parlamento, la stessa Commissione e i Governi di Francia e Belgio avevano indicato invece solo la necessità di modifiche correttive per assicurare la compatibilità. L’Avvocato Generale, nell’opinione espressa il 2 luglio 2010, aveva dichiarato di ritenere il progetto di accordo incompatibile con i Trattati in quanto da un lato non era in grado di assicurare la primazia della legislazione dell’Unione nelle decisioni della progettata Corte sui brevetti, e dall’altro lasciava trasparire una insufficienza dei rimedi nel caso in cui la legislazione dell’Unione fosse stata violata, una impossibilità di un effettivo controllo sull’applicazione della legislazione dell’Unione e la violazione dei diritti di difesa quanto al regime linguistico utilizzabile nella difesa in caso di litigio di fronte alla Corte.

La Corte di Giustizia, l’8 marzo 2011, conferma l’opinione di incompatibilità anche se non segue esattamente l’opinione dell’Avvocato Generale. La Corte ritiene la proposta di accordo internazionale incompatibile in quanto esso si situa fuori dal quadro istituzionale e giuridico dell’Unione Europea come previsto dal Trattato UE e dal Trattato FUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea). Ciononostante la nuova Corte sui brevetti avrebbe il diritto di interpretare ed applicare non solo le disposizioni dell’accordo con cui viene istituita, ma anche il futuro Regolamento sul brevetto comunitario e altri atti e norme di diritto dell’Unione, incluso il Trattato FUE relativamente al mercato interno e al diritto della concorrenza. Inoltre, sarebbe competente a decidere sui principi generali del diritto dell’Unione ed eventualmente ad esaminare la validità di un atto dell’Unione.

La Corte invece mette l’accento sul fatto che il sistema introdotto dai Trattati, in particolare dall’art. 267 FUE, istituisce una cooperazione diretta tra la Corte stessa ed i giudici nazionali, nell’ambito della quale questi ultimi partecipano alla corretta applicazione e all’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione, inclusa la tutela dei diritti dei privati. Questo quadro è essenziale per la salvaguardia della natura stessa dell’ordinamento voluto dai Trattati. Privare i giudici degli stati membri del compito di dare attuazione al diritto dell’Unione per attribuirla ad un giudice istituito con un accordo internazionale, dotato di personalità giuridica propria ed al di fuori del sistema giurisdizionale previsto nell’art. 19, n. 1, del Trattato dell’Unione Europea, è pertanto inammissibile.

La Corte fa presente che differente sarebbe il caso se l’organo in questione fosse un organo giurisdizionale totalmente all’interno dell’Unione e comune ai suoi stati membri, come ad esempio è la Corte di Giustizia del Benelux. Tuttavia, la conseguenza sarebbe quella di attribuire la competenza alla Corte sui Brevetti solo dei litigi sui brevetti aventi effetto unitario nell’Unione escludendo i brevetti europei concessi secondo la Convenzione sul Brevetto Europeo e aventi validità in base alle norme di tale Convenzione. Alternativamente, si dovrebbe tornare alla competenza dei giudici nazionali ai quali però, sulla base del lungo dibattito svoltosi intorno a questo progetto, si è restii a concedere (particolarmente la grande industria) una competenza tale da permettere ad un tribunale di uno qualsiasi degli stati membri, anche i più piccoli e presumibilmente meno esperti, di giudicare per l’intera Unione l’esistenza o meno di una contraffazione e, ancor più, la validità o meno di un brevetto.

Intanto, Spagna e Italia hanno dichiarato di voler far ricorso alla Corte di Giustizia contro la decisione di applicare la normativa sulla cooperazione rafforzata alla materia brevettuale in quanto quest’ultima influenzerebbe negativamente il funzionamento del mercato interno e della concorrenza, in contrasto con il requisito per cui tale cooperazione debba invece “rafforzare” il processo di integrazione dell’Unione, come previsto dall’art. 20 del Trattato.

La storia del progetto di un brevetto ed una giurisdizione unitaria sembra pertanto ancora lontana dalla conclusione e all’Italia resta aperto uno spazio per trattative che possono condurre a risultati positivi se ci saranno chiarezza di idee e negoziatori capaci.

Dr. Fabrizio De Bendetti

Societa’ Italiana Brevetti S.p.A.*

Il rinnovo della delega per la revisione del Codice della Proprietà Industriale era stato operato dall’art.19, comma 15 della legge n. 99/2009, così riattivando il processo che si era interrotto nel 2006 per l’aggiornamento del C.P.I., previsto già al momento del suo varo (dall’art. 2 della legge n. 306/2004), sulla base dell’idea era cioè che il nuovo Codice avesse un periodo di «rodaggio», per verificare se erano necessari mutamenti o adattamenti.

È stata così nuovamente insediata una Commissione di esperti, della quale, come già in quella nominata nel luglio 2005, sono stato anch’io chiamato a fare parte, e che ha rapidamente predisposto una bozza di decreto, predisposto prendendo come punto di partenza il testo elaborato dalla Commissione insediata nel 2005, che già allora non si limitava alla correzione degli errori materiali contenuti nel Codice ed al recupero di alcune disposizioni che erano «saltate» in occasione del varo del Codice (ed in particolare della priorità interna, nel frattempo direttamente introdotta dalla legge n. 99/2009), ma aveva operato un approfondito ripensamento delle norme del Codice nella prospettiva di rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, considerata elemento chiave per la competitività dell’«azienda Italia».

Quest’ultima prospettiva è stata alla base anche del lavoro svolto dalla nuova Commissione, che ha cercato di sfruttare nel modo migliore l’indicazione contenuta nella legge delega che indicava tra i criteri da seguire quello di “armonizzare” il nostro ordinamento alla disciplina “comunitaria ed internazionale”; ed in seno alla Commissione ho molto insistito sul fatto che la delega ha precisato che questa armonizzazione andava effettuata “in particolare con quella (normativa) intervenuta successivamente all’emanazione del medesimo codice”, il che implicava che anche la disciplina comunitaria e internazionale preesistente al Codice potesse essere utilizzata: e questo è appunto ciò che si è cercato di fare.

Aggiungo ancora che il mio sforzo è stato anche quello di valorizzare le linee di tendenza emerse in questi anni a livello comunitario e internazionale, che, in evidente contrasto con le tendenze neo-protezioniste presenti anche nella legge n. 99/2009 (ad esempio con l’assurda disciplina di marchi e Made in Italy, poi modificata, ma sempre in modo estremamente carente, e portata al parossismo con la legge n. 55/2010, c.d. Reguzzoni-Versace, non a caso già censurata in sede comunitaria), registrano un’evoluzione del diritto della proprietà intellettuale fondata sulla considerazione di ciò che le realtà che ne formano oggetto realmente rappresentano sul mercato e, prima ancora, nelle dinamiche dell’attività economica e quindi della comunicazione d’impresa e della ricerca. Questo approccio realistico, o, se si preferisce, fenomenologico, trova tra l’altro una precisa base normativa proprio nelle convenzioni internazionali vigenti nella nostra materia e nello stesso diritto comunitario, che delinea un equilibrio tra esclusive, concorrenza e contratti nel quale la protezione può essere riconosciuta solo a ciò che davvero questa protezione richiede, nella consapevolezza del fatto che le norme sono chiamate a disciplinare realtà concrete e che la giustificazione di esse è strettamente connessa con l’esperienza umana di queste realtà, secondo una prospettiva, che potremmo definire giusnaturalistica, di adeguamento del diritto alle relazioni interpersonali della vita reale.

I PUNTI QUALIFICANTI DELLA RIFORMA DEL CODICE: 1. MARCHI E ALTRI SEGNI DISTINTIVI

Naturalmente è difficile riassumere in questa sede tutto il lavoro che è stato svolto, della cui intensità fa fede la circostanza che esso ha interessato la metà degli articoli del Codice, che ne esce dunque profondamente rinnovato. E dunque mi soffermerò soprattutto sulle disposizioni più significative dal punto di vista sistematico, e quindi in grado di riverberarsi anche sull’interpretazione delle norme non interessate dalle modifiche operate.

In quest’ultima prospettiva, in particolare, le novità apportate dal Codice al diritto dei segni distintivi si caratterizzano per una forte attenzione a ciò che questi segni rappresentano nella realtà di mercato, come elementi cardine della comunicazione d’impresa, e più in generale nel “mondo della vita”. Nel loro complesso le modifiche inserite nel Codice in questo campo appaiono dirette a rendere più compiuta e coerente la protezione dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni di origine contro i comportamenti diretti a sfruttare indebitamente i valori di avviamento commerciale incorporati in questi segni, nella prospettiva generale – che con questa riforma è divenuta uno degli assi portanti del Codice – di attribuire alle imprese la possibilità di valorizzare tutte le esternalità positive derivanti dall’uso dei loro diritti di proprietà industriale, vietando ogni forma di free-riding e di sfruttamento parassitario dei loro investimenti.

Appunto in questa chiave, particolarmente significativa, è la previsione espressa dei «nomi a dominio di siti usati nell’attività economica» come oggetto di possibile protezione (ma anche di possibile interferenza con altrui diritti di marchio, ditta o insegna), sostituendo l’ambigua definizione precedente di «nomi a dominio aziendali». L’espressione scelta riprende quella usata all’art. 20 C.P.I. per definire l’ambito di protezione dei marchi e rende quindi evidente che la protezione riguarda tutti i casi in cui un segno sia utilizzato per finalità economiche, anche al di fuori di un’attività d’impresa.

Su questa base, in un caso famoso, la nostra giurisprudenza ha tutelato uno dei più famosi marchi di luxury goods del nostro Paese contro l’uso non autorizzato di esso come pseudonimo di un’attrice pornografica su calendari e per realizzare film e spettacoli erotici, ritenendo che tale uso sfruttasse indebitamente (e pregiudicasse, infangandoli) il “messaggio” di raffinatezza ed eleganza collegato a tale marchio. Applicata ai domain names, questa regola permetterà di contrastare i fenomeni di sfruttamento parassitario di altrui marchi famosi anche attraverso l’adozione di segni eguali o simili ad essi come nomi a dominio non autorizzati o come metatags, per promuovere la visita al proprio sito come veicolo per la vendita di prodotti contraffatti o anche solo per inserirvi a pagamento links o banners, avvantaggiandosi indebitamente della reputazione dei marchi imitati.

Non meno significative, sempre nella stessa chiave, sono la modifica dell’art. 8 del Codice, nel quale, oltre alla registrazione, verrà proibito anche l’uso non autorizzato dei segni notori in campo extracommerciale, appunto per impedire l’agganciamento parassitario ad essi da parte di terzi; l’aggiunta di ogni «altro segno distintivo» all’elencazione di segni che possono interferire con il marchio (e con cui il marchio può interferire) contenuta nell’art. 22 C.P.I. rubricato «Unitarietà dei segni distintivi»; e la previsione espressa, all’art. 30, della protezione delle indicazioni geografiche contro ogni uso non autorizzato di esse che «consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta», e cioè appunto contro lo sfruttamento parassitario, come già oggi è previsto da un Regolamento comunitario per DOP e IGP del settore agroalimentare.

Le nuove norme tendono dunque a valorizzare sempre di più la percezione del pubblico come elemento decisivo, sia per stabilire se un segno è tutelabile, sia per delimitarne l’ambito di tutela, offrendo alle imprese nuovi strrumenti di business e una protezione più efficace contro le forme più moderne e insidiose della contraffazione.

2. I BREVETTI E EPC 2000 – I SEGRETI INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Il settore dei brevetti, e in generale della protezione dell’innovazione tecnologica, è uno di quelle nelle quali si può maggiormente apprezzare come la revisione del Codice della Proprietà Industriale non si sia limitata ad una semplice correzione, ma si sia mossa nella prospettiva di porre le basi di una crescita del nostro Paese in questo campo, decisivo per la competitività delle nostre imprese.

La revisione si è così ispirata in larga misura alla più recente versione della Convenzione sul Brevetto Europeo, EPC 2000, nella prospettiva di evitare, per quanto possibile, ogni discriminazione tra il trattamento dei brevetti nazionali e di quelli europei. Particolarmente qualificanti, in questa prospettiva, appaiono l’inclusione nella nostra legge della nuova disposizione del protocollo interpretativo di EPC che precisa i limiti di applicazione della nozione di equivalenza, sulla quale la nostra giurisprudenza aveva manifestato pericolose incertezze, e la previsione espressa della possibilità per il Giudice di riformulare le rivendicazioni, naturalmente solo a istanza del titolare e purché le rivendicazioni riformulate si presentino “in una forma più ristretta che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata”, e cioè sostanzialmente entro i limiti in cui EPC ammette il ricorso alla procedura di limitazione. La centralità delle rivendicazioni nell’interpretazione del brevetto corrisponde infatti all’impostazione dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, imperniata sul cosiddetto problem-solution approach, nel senso di obiettivare e ancorare alla realtà la valutazione dei requisiti per l’accesso alla protezione, ma in pari tempo di commisurare questa protezione a quanto il richiedente ha effettivamente fatto oggetto della sua domanda.

Per i segreti industriali e commerciali, la riformulazione operata della norma la ha messa anche formalmente in linea con il TRIPs Agreement, superando le interpretazioni devianti (e in realtà manifestamente erronee anche in riferimento al testo vigente, proprio perché incompatibili con il TRIPs Agreement, che costituiva comunque un vincolo per l’interprete), che sembravano dare ad essi una tutela “assoluta”, e non – come ora si è precisato – limitata alle ipotesi in cui l’acquisizione del segreto sia avvenuta mediante un’intrusione (“in modo abusivo”) nella sfera di riservatezza del legittimo detentore del segreto stesso.

Anche in materia di invenzioni biotecnologiche, l’incorporazione del Codice delle norme adottate frettolosamente nel 2006 con un decreto legge sotto la pressione di una procedura d’infrazione comunitaria ha rappresentato l’occasione non solo per eliminare duplicazioni di norme che potevano determinare incertezze interpretative, ma anche per rendere chiaro il carattere facoltativo della presentazione all’Ufficio di dichiarazioni sulla provenienza del materiale biologico utilizzato per l’invenzione, che nessun altro Paese europeo richiede. Si è altresì curato che le sanzioni che la delega imponeva di inserire per le violazioni in questo campo non incidessero sulla validità del brevetto, ma dessero luogo soltanto ad illeciti amministrativi.

Un’occasione perduta (anche per il finanziamento della ricerca) ha invece rappresentato la scelta politica del Governo di disattendere la delega, nella parte in cui essa imponeva di restituire alle Università e alle altre istituzioni pubbliche di ricerca la titolarità delle invenzioni realizzate dai loro ricercatori, che era stata loro tolta nel 2001; è però almeno rimasta la regola introdotta nel 2005 che consente alle Università di disporre di queste invenzioni in caso di ricerche finanziate da terzi, per non scoraggiare le sinergie tra pubblico e privato particolarmente importanti in questo campo.

La Commissione aveva invece interpretato questa delega nel modo che era parso più rispondente alle esigenze della pratica, e cioè in buona sostanza ritornando alla regola generale, con le sole eccezioni che derivano dal fatto che le Università e le istituzioni pubbliche di ricerca non hanno un diretto interesse a sfruttare le invenzioni in regime di segreto e possono incontrare vincoli di bilancio che sconsigliano in determinati casi di procedere alla brevettazione: anche se, con una norma programmatica più che precettiva, esse venivano invitate a operare, se del caso consorziandosi (e il pensiero corre inevitabilmente a iniziative come Netval), in modo da essere in grado di far sfruttare i loro brevetti. Non si era invece inteso la norma come un obbligo per le Università di brevettare, che sarebbe stato eversivo del sistema e irrispettoso della loro autonomia. Ma tutto questo, come dicevo, è stato espunto all’ultimo momento dal testo della revisione.

Sempre in materia di invenzioni dei dipendenti, certamente farà discutere la scelta – peraltro costituzionalmente doverosa – di equiparare brevettazione e sfruttamento dell’invenzione in regime di segreto ai fini del riconoscimento del diritto all’equo premio al dipendente-inventore. I criteri per la determinazione dell’equo premio sono stati peraltro chiariti e resi concretamente applicabili, nel solco dell’insegnamento della migliore giurisprudenza.

E questo è in effetti il nucleo della riforma: il nuovo Codice si caratterizza per un approccio realistico al diritto dei brevetti, che unito alle novità processuali dirette a facilitare la protezione e ad incoraggiare il ricorso a soluzioni transattive delle controversie, potrà consolidare i positivi risultati già raggiunti dalla nostra giurisprudenza più recente, convincendo anche le nostre imprese che la brevettazione paga.

3. LE NOVITÀ PROCESSUALI: SEMPLIFICAZIONE ED EFFICACIA DELLA TUTELA

Le novità processuali contenute nella revisione del Codice possono riassumersi in quattro linee guida: maggiore facilità nell’ottenere misure d’urgenza contro i contraffattori dei diritti di proprietà industriale, semplificazione delle procedure, efficienza e rapidità della tutela, ma anche “parità delle armi” tra chi accusa e chi si difende.

Contrariamente a quanto spesso si sente ripetere, già oggi l’Italia ha raggiunto un alto livello di efficienza negli strumenti giuridici per la lotta contro la contraffazione in sede civile. Specialmente a partire dal 2003, quando sono state istituite presso 12 Tribunali e Corti d’Appello altrettante Sezioni Specializzate in Diritto della Proprietà Intellettuale, con competenza esclusiva a conoscere delle azioni civili in materia di marchi, brevetti, diritto d’autore e fattispecie di concorrenza sleale legate a questi diritti e alla loro violazione, nel nostro Paese la reazione giudiziaria in sede civile contro la contraffazione è diventata estremamente efficace, con livelli di assoluta eccellenza per quanto riguarda il ricorso alle misure d’urgenza (inibitoria, sequestro, ordine di ritiro dal commercio), che vengono esaminate e concesse con estrema rapidità (normalmente pochi giorni, nel caso di misure a tutela di marchi e design, molto spesso concesse inaudita altera parte; pochi mesi, nel caso delle misure a tutela di brevetti, compreso lo svolgimento di una fase di consulenza tecnica nel contraddittorio delle parti), e agli strumenti di ricerca giudiziaria delle prove (ordine di descrizione).

La revisione del Codice è però intervenuta a sciogliere alcuni nodi che, in determinati casi, potevano minare questa efficienza. Tra le novità più significative in questa prospettiva si segnala anzitutto la riunificazione della competenza per l’emanazione di descrizione, sequestro e inibitoria in capo allo stesso giudice: il che implica anche il riesame delle descrizioni, come imposto dalla Direttiva n. 48/2004/C.E., la cosiddetta Direttiva enforcement. Sempre in materia di descrizione (ma anche di sequestro), la revisione del Codice ha esteso la possibilità di adottare provvedimenti cautelari inaudita altera parte (cioè senza previa convocazione del soggetto contro il quale sono chiesti), prevedendo che questa procedura debba essere seguita in tutti i«casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro», salvo ovviamente poi convocare l’altra  parte entro 15 giorni, per il provvedimento di conferma o di revoca, così superando l’atteggiamento restrittivo che in passato era stato adottato al riguardo da alcune Sezioni specializzate.

La riunificazione della competenza su descrizione, sequestro e inibitoria cautelare ha dato anche l’occasione di chiarire che queste misure possono essere chieste congiuntamente, eventualmente l’una subordinatamente alle altre, e che in tal caso i risultati probatori della descrizione vanno valutati già nella fase cautelare (e quindi resi accessibili ai difensori e ai consulenti della parte procedente già in questa fase), superando così i dubbi interpretativi che si erano posti in dottrina al riguardo: il che consentirà alle imprese titolari dei diritti ed ai professionisti che le assistono di elaborare nuove e più efficaci strategie di tutela di questi diritti. A questo riguardo è stato anche introdotto un nuovo strumento processuale: la consulenza tecnica preventiva, utile nei casi in cui il titolare di un brevetto sia incerto sulla violazione di esso e voglia conseguire un rapido accertamento tecnico su validità e contraffazione, da utilizzare per poi agire in giudizio, ma anche per raggiungere più facilmente una transazione.

In pari tempo, però, anche chi si difende dalla contraffazione avrà a disposizione una possibilità in più: per superare le incertezze che talvolta i Giudici hanno manifestato al riguardo, è stata infatti espressamente codificata la possibilità di ottenere, anche in via d’urgenza, un accertamento di non contraffazione, utile per prevenire abusi e utilizzazioni strumentali dei diritti di proprietà industriale (e in particolare di brevetti per invenzione), frequenti particolarmente in sede penale. Sempre in materia brevettuale è stato poi chiarito (con una norma applicabile anche ai processi in corso) che in caso di azioni di nullità di brevetto è sufficiente citare il soggetto che risulta titolare del diritto e non anche gli inventori che questo diritto gli abbiano ceduto o i licenziatari, con una significativa semplificazione (e riduzione di durata e di costi) dei processi di merito in questa materia.

Si può dunque dire che con questa riforma sono state portate a compimento le innovazioni procedurali operate con successo nel 2006 con l’attuazione della Direttiva enforcement e che il processo di diritto industriale continua così la sua marcia di adeguamento verso gli standard europei.

4. L’ALLINEAMENTO ALLA DIRETTIVA DEL REGIME TRANSITORIO DELLE OPERE DEL DESIGN PROTEGGIBILI COL DIRITTO D’AUTORE

Un’ultima notazione – positiva – riguarda il «famigerato» art. 239 C.P.I. sul Regime transitorio delle opere di design proteggibili col diritto d’autore. Ci sono voluti infatti nove anni e cinque successivi interventi legislativi, ma finalmente l’Italia – sotto la pressione di una causa portata da Assoluce alla Corte di Giustizia europea – ha concesso piena tutela alle opere di design coperte dal diritto d’autore contro i prodotti-copia. Con una modifica introdotta all’ultimo momento, su richiesta della Commissione Attività Produttive della Camera (e segnatamente grazie a un intervento dell’On. Torazzi, LNP), è stato possibile inserire nel decreto legislativo di revisione del Codice anche la riscrittura dell’art. 239 del Codice, stabilendo così finalmente con chiarezza che i prodotti-copia non sono legittimi, anche se a commercializzarli sono i medesimi soggetti che li producevano lecitamente prima del 19 aprile 2001, data di introduzione in Italia della protezione di diritto d’autore sulle opere di design.

La riformulazione dell’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale era divenuta ormai indifferibile in relazione alle conclusioni recentissimamente depositate (il 24 giugno 2010, quando già lo schema di decreto legislativo era stato approntato) dall’Avvocato Generale dell’Unione Europea nella causa C-168/09, pendente avanti la Corte di Giustizia comunitaria. Tale causa ha ad oggetto la questione della compatibilità col diritto comunitario della normativa transitoria italiana sul design (contenuta appunto nell’art. 239 del Codice), che sembrava limitare la protezione di diritto d’autore sulle opere di design, consentendo ai soggetti che le imitavano prima dell’introduzione di tale protezione nel diritto italiano (a seguito dell’attuazione della Direttiva n. 98/71/CE), di continuare senza limiti di tempo questa loro attività, benché oggi essa dovrebbe ritenersi contraffattoria e quindi illecita; la questione era stata sollevata dal Tribunale di Milano su istanza di Assoluce – l’Associazione delle imprese italiane dell’illuminazione, che riteneva tale disciplina penalizzante per l’industria italiana del settore –, nell’ambito di un giudizio promosso dalla Flos contro la Semeraro per contraffazione della celebre lampada “Arco”, disegnata negli anni sessanta dai fratelli Castiglioni.

Già nel corso della discussione orale della causa, tenutasi il 22 aprile scorso, la Commissione Europea aveva preso posizione nel senso della contrarietà al diritto comunitario delle norme transitorie italiane contestate, anche sulla base del contrasto di esse con la Direttiva n. 2001/29/CE, che ha armonizzato a livello comunitario la normativa sul diritto d’autore, limitando la tutela dell’affidamento dei soggetti che operavano in precedenza nel regime di assenza di protezione agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002, ed escludendo espressamente che in base al diritto comunitario potesse essere loro consentito di continuare la loro attività dopo tale data.

Le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale hanno ripreso ed ampliato queste considerazioni, giungendo ad affermare, con estrema chiarezza che «L’art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale preveda che i disegni e i modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva non beneficino della protezione del diritto d’autore», e che ai soggetti che già legittimamente fabbricavano questi prodotti prima dell’introduzione della protezione nel 2001 poteva essere accordato unicamente «un ragionevole periodo transitorio durante il quale… possono continuare a commercializzare detto prodotto», precisando anche che il termine di dieci anni decorrenti dal 2001 originariamente previsto dalla legge italiana era «eccessivo» e ricordando come già in relazione a tale previsione la Commissione Europea avesse avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia.

A queste indicazioni si è esattamente attenuto il nuovo art. 239 ora introdotto, che ha appunto previsto che «i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso»: il che significa che tutti i prodotti-copia realizzati in Italia dopo il 19 aprile 2006 (e quelli importati dopo il 19 aprile 2001) sono perseguibili a tutti gli effetti di legge come contraffazioni, come appunto era prescritto dalla Direttiva.

Questa norma mette dunque la parola «fine» a un contenzioso quasi decennale, e rappresenta un doveroso atto di giustizia verso il mondo del design, oltre che un aiuto concreto al «Made in Italy» pulito, che con la contraffazione non vuole avere niente da spartire e mira anzi a sfatare il mito dell’Italia paradiso degli imitatori, che le norme ora superate rischiavano di accreditare anche a livello internazionale.

Avv. Prof. Cesare Galli

A ben riflettere, si tratta di una questione tutt’altro che trascurabile o di scarsa importanza.

Accade alcune volte che l’inventore anche titolare del brevetto o comunque il titolare persona fisica considera il brevetto ottenuto per la sua creazione tecnologica come intangibile e sicuramente valido sol perché (così mi sento rispondere) è stato concesso dall’UIBM!

Peraltro, è da ammettere che sono casi isolati poiché a differenza dell’inventore “fai da te”, la maggioranza dei brevetti è detenuta da società che si affidano ad uffici di Consulenza brevettuale che rendono edotto il titolare del fatto che l’agognato rilascio del brevetto è solo il primo passo nella vita di questo bene immateriale, di rilevante valore economico per l’impresa.

In proposito si ricorda che mentre, come è ben noto, il brevetto italiano viene concesso senza alcun esame preventivo, il brevetto europeo viene rilasciato dopo un esame del merito tecnologico e che avverso la decisione di rilascio può essere interposta opposizione ai sensi dell’art. 99 CBE.

Quindi, si potrebbe pensare (e molti titolari del brevetto lo pensano) che detto brevetto, avendo superato diversi ostacoli (non dimentichiamoci che fra il richiedente e l’esaminatore europeo si instaura un contraddittorio, spesso serrato) ed eventuali opposizioni in più gradi, a questo punto, sia sicuramente valido e pressoché inattaccabile.

E invece non è così: gli ultimi arbitri dei brevetti europei sono i relativi giudici nazionali che con l’ausilio dei CTU statuiscono se un brevetto, ancorché confermato in tutte le istanze dall’UEB, sia da ritenere valido o nullo, in quanto carente di uno o più dei requisiti previsti dalla legge nazionale.

Ed invero, le decisioni di nullità brevettuale fanno stato erga omnes, laddove le decisioni di validità hanno invece valore solo fra le parti in causa e possono tutt’al più essere considerate un precedente giurisprudenziale, ma, in punto, è bene ricordare il vecchio brocardo latino: tot capita, tot sententiae.

Mentre sulla novità estrinseca (art. 46 c.p.i.), sarebbe sufficiente un unico documento per inficiare la validità del brevetto posteriore e non vi dovrebbero essere situazioni di incertezza, per quanto riguarda l’altezza inventiva (art. 48 c.p.i.) o non ovvietà (o come si diceva una volta, novità intrinseca) c’è sempre da sbizzarrirsi.

Infatti, il requisito dell’altezza inventiva è spesso considerato come una fisarmonica che si alza o si abbassa a seconda della persona che deve interpretare il brevetto oggetto di causa, sia esso Consulente tecnico o giudice e non è infrequente il caso in cui un brevetto, pur essendo stato dichiarato valido in cause consimili, da CTU e da collegi giudicanti (di primo e di secondo grado), sia poi improvvisamente dichiarato nullo perché l’ultimo (in ordine di tempo) dei presunti contraffattori o dei concorrenti interessati ad eliminare detto “fastidioso” monopolio, scova da qualche parte un ulteriore brevetto anteriore o un qualsiasi altro documento concernente lo stato della tecnica, che possa indurre il CTU e/o il giudicante della nuova causa ad invalidare detta privativa che aveva resistito imperitura ai precedenti attacchi.

Dunque non v’è chi non veda che, la vita di un brevetto non è mai tranquilla e più l’invenzione o il trovato sono importanti, più tentativi di imitazione o di sfruttamento abusivo si avranno, più attacchi dovrà subire detta privativa, italiana od europea che sia.

E’ peraltro importante sottolineare che, il titolo brevettuale gode della presunzione di validità juris tantum ex art. 121 c.p.i. e che l’azione di nullità è imprescrittibile anche in materia di privative industriali.

Tuttavia anche solo una sentenza di primo grado, seppur non passata in giudicato, che dovesse attestare la nullità del brevetto, ne può minare fortemente la valenza.

Queste mie brevi considerazioni non sono un mero divertissement, ma auspico possano servire di sprone ai Consulenti brevettuali affinché redigano con sempre maggior accuratezza le domande brevettuali, previa approfondita ricerca di anteriorità (anche per evitare di intervenire sulle rivendicazioni in corso di causa), proprio per costituire una solida corazza intorno all’invenzione da proteggere dai futuri attacchi di concorrenti o di contraffattori in via riconvenzionale.

In conclusione, è appena il caso di rilevare che ogni decisione favorevole al brevetto ne costituisce, in sostanza, un ulteriore scudo protettivo.

Quindi, l’introduzione delle Sezioni Specializzate e l’avvento del nuovo codice della proprietà industriale, avendo accorciato sensibilmente i tempi della giustizia, hanno aumentato lo spazio temporale di certezza del diritto considerata la sua durata ventennale.

Quante CTU sono necessarie prima di poter stabilire che un brevetto è certamente valido?

A ben vedere, ogni volta che si inizia un’azione di contraffazione, la controparte si difende attaccando in nullità il brevetto azionato. Ed ogni volta il giudice ammette una nuova CTU; poiché quasi mai, salvo rarissimi casi, il giudicante accetta per buoni i risultati ottenuti in un’altra CTU svoltasi in un altro processo, seppur avente ad oggetto il medesimo brevetto.

Ovviamente il presunto contraffattore ha tutto l’interesse, se le altre CTU non hanno ritenuto che il brevetto fosse nullo, a richiedere una nuova consulenza, seppur con dispendio di tempo e di denaro.

Avv. Prof. Lamberto Liuzzo

Il tema prescelto per quest’anno è “Il futuro della Proprietà Intellettuale: novità legislative, tendenze giurisprudenziali e prospettive di evoluzione” ed i Relatori saranno il dott. Pier Giovanni Giannesi, che terrà la Relazione introduttiva come Presidente del Gruppo di Lavoro sulla Proprietà Intellettuale di Confindustria, i professori Alberto Maria Gambino, Cesare Galli, Giuseppe Sena, Giuseppe Bianchetti, Francesco Denozza, Aldo Frignani, Stefania Baratti e Gustavo Ghidini, il Giudice dott. Geremia Casaburi, gli avv.ti Mariangela Bogni e Silvia Magelli, oltre ai rappresentanti delle Associazioni e degli enti promotori. Sarà presente anche l’avv. Loredana Gulino, Direttore dell’UIBM.

Il Convegno è accreditato con 7 crediti formativi ed è a partecipazione gratuita. L’iscrizione può essere effettuata tramite il sito Internet www.lexmeeting.it sino ad esaurimento dei posti.

C.P.

In tale sede l’Associazione è chiamata ad adottare risoluzioni (questions Q213-Q216 e Q204P) su temi chiave degli IPR rispetto ai quali i singoli ordinamenti nazionali hanno adottato normative e sviluppato casistiche eterogenee; più nel dettaglio si discuterà di: contraffazione indiretta (relatore per l’Italia Giuseppe Fiorani); protezione dei segreti industriali tramite gli IPR e l’istituto della concorrenza sleale (relatore per l’Italia Silvano Adorno); i limiti alla tutela d’autore nei settori hi-tech e digitale (relatore per l’Italia Benedetta Ubertazzi); gli strumenti di tutela contro la diluzione del marchio (relatore per l’Italia Cesare Galli); la figura dell’esperto del ramo quale parametro per la individuazione dell’altezza inventiva nel diritto dei brevetti (relatore per l’Italia Lamberto Liuzzo).

A chiusura del Congresso seguiranno le possibili nomine dei membri dei singoli organismi dell’Associazione. Quest’anno, per la prima volta, AIPPI Italia ha presentato numerose candidature: Silvano Adorno per la Nominating Committee, Raffaella Arista per la Communications Committee (secondo mandato), Benedetta Ubertazzi per la Programme Committee. Rimane infine ferma la posizione di Renata Righetti nel ruolo di Assitant to the Secretary General.

R.A.